di Cristina Bianchi
Che una composizione amichevole sia generalmente preferibile a una lite ci pare fuori discussione. Quello che qui si intende illustrare è una particolare checklist pubblicata da INTA – International Trademark Association, un’organizzazione mondiale, con sede negli U.S.A., che raggruppa i professionisti nel settore marchi e i maggiori esponenti dei brand a livello globale .
Innanzitutto, la buona notizia è che anche INTA ha, al proprio interno, una rete di mediatori poliglotti qualificati e specializzati in controversie relative alla proprietà intellettuale, distribuiti su tutto il territorio internazionale.
Particolarmente lodevole è l’aver messo a disposizione dei “naviganti” della rete un valido utile e rapido strumento “diagnosticare” la “mediabilità” di una controversa insorta con riguardo, ad esempio, a un marchio. In altre parole, lo strumento consentirebbe di comprendere se, avuto riguardo a:
– le caratteristiche degli esordi della controversia,
– la relazione tra le parti,
– la confidenzialità e la riservatezza,
– gli effetti che la lite potrebbe avere,
– la natura della disputa e
– la natura della soluzione desiderata,
la mediazione potrebbe essere uno strumento efficace, nel caso concreto.
La checklist pubblicata da INTA è integrabilmente consultabile, in inglese.
Qui di seguito una traduzione sintentica in italiano, dei possibili vantaggi e svantaggi connessi con l’intervento di un mediatore nella gestione della controversia, in base alle concrete circostanze del caso specifico:
ESORDI DELLA CONTROVERSIA
VANTAGGI
• La risoluzione della controversia è inevitabile, seppure sarà necessario adire un giudice.
• Crediamo che “dovremmo” vincere, ma l’esito positivo non è certo.
SVANTAGGI
• Una soluzione non è assolutamente concepibile, in alcun caso.
• Una o entrambe le parti sono ragionevolmente certe di vincere in un’eventuale contenzioso.
RELAZIONE TRA LE PARTI
VANTAGGI
• Intendiamo preservare/creare importanti relazioni commerciali o di altra natura con la controparte (ad es.: contratti di licenza, franchising, di distribuzione).
• La vertenza è dovuta al cambiamento di alcune circostanze, errori involontari, incomprensioni o altre condotte ragionevoli.
SVANTAGGI
• Indipendentemente dall’esito della vertenza, non ci aspettiamo di dover avere ancora a che fare con l’altra parte.
• La disputa è nata a causa di malafede o altre condotte deliberatamente fraudolente (ad es. pirateria, contraffazione).
• E’ evidente che l’altra parte è refrattaria alla partecipazione in buona fede alla procedura di risoluzione della controversia.
RISERVATEZZA/CONFIDENZIALITA’
VANTAGGI
• Le questioni coinvolte nella vertenza sono delicate e implicherebbero la divulgazione di segreti industriali o altri informazioni concorrenziali, nonché richiederebbero la testimonianza del management.
• Una sconfitta pubblica sarebbe particolarmente dannosa.
SVANTAGGI
• Le questioni coinvolte non dovrebbero implicare la divulgazione di informazioni o questioni riservate.
• La pubblicità dell’esito della lite non avrebbe effetti negativi, o addirittura potrebbe essere vantaggiosa per noi.
EFFETTI DELLA LITE
VANTAGGI
• Abbiamo bisogno di una soluzione in tempi rapidi, così da permetterci una veloce programmazione (ad es.: il marchio è già pronto e la campagna promozionale deve essere lanciata).
• Le spese per la lite sarebbero un onere significativo per noi.
• Le spese legali potrebbero essere molto elevate, addirittura sproporzionate al valore della lite.
• Non ci sono le risorse per affrontare una lite, in termini di tempo ed energie.
• L’esito della lite potrebbe avere ripercussioni negative sulla nostra attività (ad es.: potremmo ricevere un’ingiunzione che ci impedisce di continuare le vendite e l’uso del marchio).
• Se siamo attori, è improbabile che ci venga riconosciuto un risarcimento del danno elevato. Nelle vesti di convenuti, è probabile che verremo condannati al pagamento di una somma considerevole.
SVANTAGGI
• Abbiamo interesse a procrastinare il più possibile la conclusione della controversia.
• Abbiamo risorse economiche, tempo ed energie per affrontare la lite, senza che ciò rappresenti per noi un danno significativo (ad es.: siamo titolari di un’apposita polizza assicurativa).
• Un danno significativo alla controparte potrebbe essere l’esito sperato di una lite prolungata.
• Riteniamo che la controparte non sia affidabile e confidiamo nel fatto che demorderà, se le diamo l’impressione di essere seri.
• Attualmente investiamo poco sull’oggetto della controversia (ad es.: la campagna è pressoché chiusa).
• Una delle parti è orientata a ottenere un grande beneficio economico come risarcimento.
NATURA DELLA DISPUTA
VANTAGGI
• Le questioni legali/commerciali coinvolte nella controversia sono altamente tecniche o complesse; è necessaria una consulenza professionale per comprendere correttamente il merito delle questioni.
• Il caso in questione richiederà in ogni caso una procedura di composizione amichevole, poiché disposto dalla legge, pertanto sarebbe vantaggioso affidare in questo momento il caso a un terzo esperto in materia di marchi e concorrenza sleale.
SVANTAGGI
• Le questioni che riguardano la lite sono relativamente chiare, e richiedono esclusivamente un testimone attendibile.
• Non sappiamo dove la causa dovrebbe venire instaurata e se sono previste procedure (magari obbligatorie) di risoluzione alternative delle controversie nella giurisdizione competente.
NATURA DELLA SOLUZIONE DESIDERATA
VANTAGGI
• Potremmo raggiungere una soluzione soddisfacente che la giustizia ordinaria non consentirebbe di ottenere (modifiche di un contratto, una cessione, una licenza, etc.)
• Abbiamo necessità di controllare l’esito della lite, poiché il rischio di una soccombenza è troppo alto.
• Questioni esterne alla lite richiedono una risoluzione veloce (ad es.: fusione in programma, vendita della società)
• La controversia ha ripercussioni sui mercati internazionali, quindi necessitiamo di una soluzione con la stessa parte, che includa diverse giurisdizioni.
SVANTAGGI
• Noi oppure l’altra parte necessita di una soluzione che solamente un giudice potrebbe garantire (ad es.: precedente giudiziario, ingiunzione)
• E’ importante vincere la causa per ottenere un effetto deterrente anche nei confronti di terzi e di convogliare un messaggio pubblico.
CHI PRENDE LE DECISIONI
VANTAGGI
• Le persone legittimate a prendere decisioni nella vertenza, da una parte, o da entrambe, sono probabilmente poco a conoscenza dei fatti e del merito della questione. La presenza di un consulente e di un terzo neutrale potrebbe avere uno scopo educativo e influenzare positivamente l’esito della questione.
SVANTAGGI
• Riteniamo che le persone legittimate a decidere abbiano deciso fermamente di evitare una soluzione amichevole.
• L’atteggiamento della controparte è profondamente ostile e inaffidabile.
AVVOCATI/CONSULENTI
VANTAGGI
• I consulenti della controparte non sono specializzati nel diritto dei marchi e nella negoziazione. La partecipazione di un terzo neutrale potrebbe essere strumentale per la comunicazione tra le parti.
• I legali interni padroneggiano le questioni e apprezzano il valore insito nell’evitare contenziosi.
SVANTAGGI
• I consulenti/avvocati hanno un interesse economico oppure altri coinvolgimenti, emotivi o commerciali, nella lite.
Questo pratico “vademecum”, concepito, in particolare, per le controversie in materie di marchi, contiene in ogni caso indicazioni utili per “tastare il polso” di qualunque vertenza, per consentire alle parti di valutare in anticipo l’opportunità di rivolgersi a un mediatore, piuttosto che affrontare i costi e l’alea di un giudizio
